案号：（2016）苏06民初38号 （2017）苏民终442号

关键词：确认不侵害商标权、诉讼保全损害赔偿、知识产权海关保护、海关备案

山姆电器（南通）有限公司在第9类和13类（火器瞄准镜、枪瞄准镜等）商品上注册了“BURRIS”商标，并进行了海关知识产权备案；商标注册号分别为1710092、1702472，海关备案号分别为T2014-33933、T2014-33934；前者因连续三年停止使用被撤销，后者已续展至2022年1月20日。

第三人伯里斯公司系美国企业，其在美国境内享有第9类（双筒望远镜、瞄准镜、光学透镜仪等）和第13类（枪炮上安装射击瞄准器的支架、瞄准器等）BURRIS”商标的专用权。其委托珠海市春秋光学仪器有限公司生产上述商标所涵盖类别的商品，并将“BURRIS”商标贴附在所生产商品上,委托期间为2012年6月18日至2022年6月18日。双方约定，产品仅在中国生产，不在中国境内销售。

2015年8月4日，拱北海关向山姆公司发送中止放行侵权嫌疑货物通知书，主要内容为：春秋公司向海关申报出口的带有“BURRIS”标识的民用瞄准镜、民用瞄准镜支架、民用瞄准镜遮光罩（目的地：中国境内），涉嫌侵犯山姆公司备案号为T2014-33933的“BURRIS”商标专用权，如不提供担保，将予放行。其后，海关又另行向山姆公司发送通知书，该通知中将目的地更正为：美国，商标备案号更正为：T2014-33934。

8月13日，海关向春秋公司发送扣留决定书，对以上货物予以扣留。

8月21日，春秋公司及伯里斯公司委托律师，向山姆公司发送律师函，其主要内容为：被控侵权货物系春秋公司受伯里斯公司委托生产出口；备案号为T2014-33933的注册商标已于2014年3月13日被撤销；故要求山姆公司向海关撤回保护申请。山姆公司未予回应。

9月18日，春秋公司向海关传真其认为被扣押货物不构成侵权的说明及相关证据材料。10月13日，海关向山姆公司发送通知，称因不能认定所扣留货物是否侵犯其在海关总署备案的“BURRIS”商标专用权，如在2015年11月20日前未收到人民法院协助执行有关裁定的通知，将予以放行。

11月16日，山姆公司以春秋公司为被告诉至一审法院，请求判令春秋公司停止商标侵权、赔偿损失50万元，并向法院申请对春秋公司价值50万元的财产进行保全。

11月18日，一审法院作出冻结裁定，并向海关送达协助执行通知书，对海关查扣的上述货物进行扣押。2016年1月14日，山姆公司向一审法院申请撤回对春秋公司的起诉，法院裁定准许，并于当日解除了财产保全措施。

商标侵权纠纷案件终了后，春秋公司提起民事诉讼，请求：一、确认其出口涉案产品的行为不侵犯山姆公司的商标权；二、山姆公司赔偿其包括因货物被扣押而支付的仓储费、被扣押货物的报关代理费等在内的损失；三、山姆公司赔偿其为本案诉讼支付的咨询服务费、翻译费等、查档费、律师费等合理费用。第二、三项诉请数额共计50万元。

一审判决：一、确认春秋公司出口涉案产品的行为不侵犯山姆公司的商标权；二、山姆公司申请诉讼保全不存在过错，不应承担赔偿责任；三、山姆公司赔偿春秋公司为本案支出的咨询服务费、翻译费、查档费、律师费等合理费用共计8万元。

二审判决：维持原判。

本案的争议焦点之一是山姆公司是否应对其申请保全涉案货物的行为承担责任。

我国《侵权责任法》所确立的归责原则主要包括过错责任、过错推定责任和无过错责任。一般情况下，对侵权行为归责应适用过错责任；适用过错推定责任和无过错责任属于特殊情况，须由法律明确规定。根据民事诉讼法第105条的规定，申请保全有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。此处的“有错误”并非指诉讼结果意义上的错误，而是指申请人存在主观过错，即是否存在故意或重大过失。综上，确认诉讼保全的损害赔偿责任，应适用过错责任原则。

具体到本案中，确定山姆公司是否存在过错，应审查其就涉案货物申请保全是否存在故意或重大过失。本案中，山姆公司接到海关不能认定侵权的通知后，依据其所享有的第1702472号“BURRIS”注册商标专用权，向法院提起民事诉讼并申请对涉案货物进行保全，有合法依据。其次，春秋公司虽以律师函的形式向山姆公司主张其不构成侵权，主要理由为山姆公司申请注册的第1710092号“BURRIS”商标已被撤销，但山姆公司第1702472号“BURRIS”注册商标仍在有效期内，且该律师函并未附上权属证明等相关证据，故仅凭春秋公司单方面的声明，山姆公司不足以相信春秋公司不构成侵权。此情形下，山姆公司未撤回对涉案货物的保全申请合乎情理。综上，山姆公司对案涉货物申请保全不存在主观过错，不应对春秋公司承担赔偿责任。

根据《海关知识产权保护条例》第14条的规定，涉嫌侵权货物被海关扣留后的仓储、保管、处置等费用应由申请知识产权保护的权利人支付。虽然山姆公司向海关交纳了保证金，但涉案货物在扣留期间的仓储费并未在该保证金中扣除，而是由春秋公司代为支付，故山姆公司理应赔偿春秋公司在货物被扣留期间支付的仓储费。

另外，本案案由为确认不侵权之诉，附带给付损害赔偿请求，但还是属于知识产权侵权纠纷，应参照《商标法》和《最高人民法院 关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的相关规定进行审理。根据《商标法》第63条和《解释第》17条的规定，在商标侵权案件中，侵权人应当赔偿权利人包括为制止侵权行为所支付的律师费等在内的合理开支。 因此，法院判决由败诉的山姆公司承担春秋公司为本案支付的，包括咨询服务费、翻译费、查档费、律师费在内的合理费用。

一、对于权利人，为了充分发挥海关知识产权保护的作用，同时降低因为不当申请而导致损害赔偿责任的风险，应注意：

1、及时申请备案，并及时更新备案信息，防止因信息更新不及时而导致的错误查扣；

2、按照海关要求，及时提供担保，以便及时扣留侵权货物，并及时支付仓储费、保管费等；

3、如收到收货人或发货人内容清楚、明确且有附有相应证据的函件，经核实无误后，应及时向海关撤回保护申请；

4、海关不能认定侵权时，如确信构成侵权，应迅速向法院起诉并视具体情况申请诉讼保全。

二、对于收货人或发货人，应注意：

1、做好知识产权审查，留存相应证据材料。尤其是OEM加工方，应当主动要求委托人提供知识产权权属证明等材料，尽力核实并妥善保存；

2、收到海关中止放行通知后，应积极向海关递交书面说明并附上相应证据，同时可向对方发送书面说明及相应证据，请求对方撤回保护申请；

3、视具体情形，可提供担保，申请海关先予放行货物；

4、如有证据证明权利人存在过错，且符合起诉条件的，可提起确认不侵权之诉，并附带请求权利人赔偿损失及合理开支；

5、如有证据证明权利人存在过错，但又不符合提起确认不侵权之诉的条件，可另行提起损害赔偿之诉。